新闻详情

在经济全球化进程中，涉外OEM（Original Equipment Manufacturing，原始设备制造，即定牌加工）模式凭借其整合全球资源、降低生产成本的优势，成为国际贸易的重要组成部分。国内众多企业通过承接涉外 OEM 业务，融入全球产业链，推动了经济增长与产业发展。然而，随着国际市场竞争加剧和知识产权保护意识提升，涉外 OEM 业务中的知识产权侵权纠纷日益频发。这些纠纷不仅给企业带来经济损失、商业信誉损害，还对我国外贸产业的健康发展造成阻碍。因此，深入剖析涉外 OEM 知识产权侵权典型案例，总结司法裁判规则，对企业防范侵权风险、维护自身合法权益具有重要的现实意义。

一、涉外 OEM 知识产权侵权案例梳理

案例一：“本田案”—— 商标侵权认定的重要转折点

1. 基本案情：缅甸美华公司委托重庆恒胜集团有限公司及子公司重庆恒胜鑫泰贸易有限公司加工生产贴附“HONDAKIT”标识的摩托车散件，产品全部出口至缅甸。本田技研工业株式会社经中国商标局核准注册“HONDA”等三枚涉案商标，核定使用在摩托车等商品上。海关在出口申报时发现产品涉嫌侵权，本田株式会社向海关申请保护措施，后向法院起诉。一审法院认定恒胜公司构成侵权；二审法院认为属于涉外定牌加工行为，不构成侵权；最高院再审判决撤销二审判决，维持一审判决，认定构成商标侵权。

2. 争议焦点及法院观点：争议焦点在于被诉侵权行为是否属于涉外定牌加工、是否构成商标使用行为以及是否构成商标侵权。最高院确认属于涉外定牌加工；认定被诉侵权行为构成商标使用行为，认为在生产制造或加工的产品上以标注方式或其他方式使用商标，只要具备区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标性使用”。同时，被诉侵权的摩托车上使用的标识与本田株式会社请求保护的商标构成在相同或者类似商品上的近似商标，具有造成相关公众混淆和误认的可能性，因此构成商标侵权。见最高人民法院（2019）最高法民再138号民事判决书。

案例二：“STAHLWERK案”—— 考量诚实信用原则

1. 基本案情：浙江高院审理的案件中，德国公司STAHLWERK授权国内企业生产STAHLWERK品牌商品出口德国，国内企业此前与STAHLWERK有业务往来，明知其商标情况，却在国内抢先注册该商标，并起诉生产企业商标侵权。

2. 法院判决依据：法院认为国内企业行使商标权具有不正当性，违反诚实信用原则，生产企业的OEM加工行为不侵犯其商标专用权。此案明确将诚实信用原则引入OEM商标侵权审判，并作为判决的重要依据，是对“本田案”所确立原则的重要补充。见浙江省高级人民法院（2021）浙民申4890号。

案例三：“神驰公司案”—— 对商品回流及混淆可能性的考量

1. 基本案情：神驰公司受北美地区Harbor公司委托生产“PREDATOR”品牌发电机样品，其中一台寄往美国实验室的样品出口时，被福州亚玛公司以涉嫌侵犯其商标权为由，要求海关采取保护措施并起诉。

2. 法院审判思路：一审法院确认涉案行为属于涉外定牌加工行为及商标使用行为，但认为涉案产品为送往美国实验室的样机，不进入中国市场，回流可能性微乎其微，不影响福州亚玛公司商标在国内市场的识别功能，不会导致消费者混淆，故不构成商标侵权。二审法院维持原判，进一步阐述涉外定牌加工行为原则上不会对国内注册商标专用权产生损害，对于“商品回流”问题应进行个案认定，本案样机回流可能性小，不构成侵权。见上海知识产权法院（2023）沪73民终475号民事判决书。

二、案例中的法律问题分析

（一）商标使用行为的认定

在“本田案”中，最高院对商标使用行为的认定突破了以往观点。传统观点认为，涉外定牌加工产品不在国内销售，不构成商标法意义上的使用行为。但最高院指出，商标使用行为是客观行为，只要在产品上使用商标具备区别商品来源的可能性，就应认定为商标使用，不论商品是否进入国内市场、消费者能否正确识别来源。这一认定扩大了商标使用行为的范畴，强调了商标本质的识别功能，只要有混淆可能性，即使产品出口也可能构成商标使用。

（二）混淆可能性的判断标准

判断是否构成商标侵权，混淆可能性是关键要素。在上述案例中，法院综合考虑多种因素判断混淆可能性。如“本田案”中，通过对比被诉侵权标识与注册商标的外观、突出部分等，认定容易导致相关公众混淆；“神驰公司案”则从产品性质（样机）、销售渠道（全部出口）等角度分析，认为不会导致国内消费者混淆。这表明法院判断混淆可能性并非孤立考量某一因素，而是结合商标近似程度、商品销售范围、相关公众接触可能性等多方面因素综合判断。

（三）诚实信用原则在侵权判定中的作用

“STAHLWERK案”将诚实信用原则引入OEM商标侵权判定。在知识产权领域，权利人应正当行使权利。当国内企业恶意抢注商标，而后基于该商标提起侵权诉讼时，法院认定其违反诚实信用原则，驳回其诉讼请求。这体现了法律不仅保护知识产权，也维护市场竞争的公平秩序，防止权利人滥用权利。

（四）商品回流对侵权认定的影响

随着国际贸易发展，出口商品存在回流国内的可能性。“神驰公司案”对商品回流影响侵权认定进行了分类讨论：商品全部或主要回流国内，与国内定牌加工涉商标侵权行为本质相同；商品以正常商业方式回流国内，需判断是否对国内注册商标专用权造成实质损害；商品正常情况下不会回流国内，如本案样机，不构成侵权。这为处理商品回流导致的侵权纠纷提供了清晰的裁判思路。

三、企业防范涉外OEM知识产权侵权风险的建议

（一）加强对委托方知识产权状况的审查

企业承接OEM业务前，应全面审查委托方的主体资格、知识产权权权利归属和证据，要求品牌方/定做方提供知识产权权属证明等文件，确保委托加工授权书所载商标与证书一致；核实商标注册地域范围，明确委托方在目标市场及我国的商标权利状况；查询商标是否存在争议、无效宣告等不稳定因素。

（二）规范商标使用行为

在定牌加工过程中，严格按照委托方授权的商标图样、使用方式、使用范围等进行贴牌生产。建立内部质量控制体系，对商标使用情况进行定期检查，防止出现商标变形、突出使用等不规范行为。

（三）完善合同条款以明确责任分担

在OEM委托加工合同中，明确约定委托方对商标的合法授权范围、担保责任，若因商标侵权导致纠纷，委托方应承担全部赔偿责任、法律费用等；同时约定企业在加工过程中的权利义务，保障自身合法权益。

（四）提升知识产权保护意识与应对能力

企业应加强员工知识产权培训，提高全体员工对知识产权侵权风险的认识；建立知识产权预警机制，及时关注行业内知识产权动态、政策法规变化；遇到侵权纠纷时，积极收集证据，寻求专业法律意见，维护自身合法权益。

四、结论

通过对涉外OEM知识产权侵权典型案例的分析，我们清晰认识到该领域法律问题的复杂性和多样性。商标使用行为认定、混淆可能性判断、诚实信用原则适用以及商品回流影响侵权认定等方面，法院在审判中依据不同案件事实和法律原则作出裁判。对于企业而言，在开展涉外OEM业务时，必须高度重视知识产权侵权风险防范，加强对委托方知识产权审查、规范自身商标使用行为、完善合同条款并提升应对能力，以在国际市场竞争中稳健发展，避免因知识产权纠纷遭受重大损失，同时也为我国外贸产业的健康、可持续发展贡献力量。

律师简介

吕玉健

山东众成清泰（德州）律师事务所专职律师，合伙人，民建德州市委会法律工作委员会秘书长，德州市律师协会知识产权专委会秘书长，主要执业领域为知识产权，包括专利、商标、著作权、不正当竞争等知识产权诉讼和非诉业务。